Registro de diseño industrial y dibujos para patentes y modelos de utilidad
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Hay casos de productos que según el tiempo que llevan en el mercado, por su diseño o por falta de protección, se puede realizar una réplica. Esta réplica o copia del producto de la competencia no supondría nunca un acto ilegal. Pero para confirmarlo, primero deberemos saber si este producto tiene algún tipo de protección legal.

La protección legal puede presentarse en distintas formas y pueden, las más comunes, son a través de una patente, un modelo de utilidad o un registro de diseño. Pero si no existe, hay vía libre.

Pero antes me gustaría hablar de un caso muy reciente que seguro que habremos visto en tiendas y comercios.

El caso de Crocs

Os quiero hablar del caso de la marca de zapatos Crocs. Un caso reciente que nos ayudará a ver los errores que cometen grandes empresas y por no tener una estrategia de protección de diseño mal planificada y que por mucho que registren un producto, un simple error de forma puede dar al traste todo el trabajo y ser aprovechado por la competencia.

Un diseño para que se pueda registrar debe ser novedoso por lo que entra el concepto de «divulgación». Un diseño no puede ser divulgado antes de registrarlo. Debemos saber que a la hora de aplicar este precepto debe tenerse en cuenta que, en todo caso, las divulgaciones realizadas durante los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud del diseño no rompen su novedad. El objetivo del legislador es claro: conceder a los solicitantes un tiempo de testeo en el mercado para que decidan si merece la pena invertir en su protección registral.

El caso es que Crocs en 2002 divulgó uno de sus más famosos modelos de zapatos en su propia web y en el 22 de Noviembre de 2004 presento la solicitud re registro de diseño en la EUIPO (Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea). Pero como la EUIPO no hace ningún examen exhaustivo, se aprobó y se le concedió el diseño.

Más tarde la empresa Gigi Diffusion presentó un procedimiento de nulidad frente al diseño de Crocs, y el caso paso al TGUE (Tribunal General de la Unión Europea) dándole la razón a Gigi, alegano que el diseño no cumplía ningún aspecto exigido por la EUIPO como que un diseño de ha divulgado cunado “se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo” antes de la fecha de presentación (o de prioridad reivindicada tal como hemos explicado anteriormente), siempre y cuando haya “podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad”.

Lo que sucede es que el plazo fue mayor de un año. Y ya dejó sin efectos ninguna posibilidad legal para proteger el producto.

La competencia tiene registrado sus productos, ¿y ahora qué?

Ahora que ya sabemos que el producto de la competencia tiene alguna forma de protección legal puede pasar dos cosas:

  • Que la formalización del registro de propiedad intelectual se ha realizado correctamente y no tiene ningun error de forma
  • O que por el contrario, como sucedió en el caso de Crocs, el registro tenga alguna incorrección en su presentación.

En el primer caso deberemos analizar su contenido, sus limitaciones, su alcance y su vigencia para encontrar el detalle que nos de otra vez vía libre para avanzar y poder competir con un producto parecido pero sin crear conflictos legales.

En el segundo caso, por falta de forma o incorrección en su presentación, dejan sin validez cualquier protección por lo que dejan el producto a disposición del mercado, o sea, de dominio público.

Por el contrario, si una empresa no ejerce ninguna protección sobre un producto la ley entiende que este queda a dominio de todos los usuarios y empresas.

Volviendo al segundo caso, donde existe un registro pero vemos que puede haber algún error de forma, debemos fijarnos en ciertos aspectos para detectarlos:

  • Tiempo de presentación del registro respecto el día en el que se mostró el producto en el mercado
  • Sobreprotección del registro que deja un amplio margen a modificaciones
  • Presentación ambigua que no presenta ninguna novedad
  • Que lo que haya registrado la competencia ya existiera mucho antes que su producto

¿Es legítimo copiar a la competencia?

Si vemos que un producto de la competencia funciona, no hace falta copiarlo exactamente. Debemos analizar sus puntos fuertes y ver que es lo que ha hecho para captar la atención del mercado.

Debemos de saber que lo más importante de las empresas, a parte de los productos, es la reputación de la marca dentro del mercado y su sector. Pocas empresas son las que avanzan realizando exactamente lo mismo que la competencia sin ofrecer ninguna otra característica o ventaja.

Así que después de analizar la competencia y ver sus puntos fuertes, debemos ver que otros aspectos podemos potenciar y aportar valor. Una vez analizados estos datos podemos pasar al campo de diseño. Por lo que podemos buscar alternativas geométricas que sean como mínimo igual de atractivas pero que lleguen a diferenciar nuestro producto de la competencia, pero sin llegar a infringir ninguna protección legal.

Crear algo único con el competidor como referencia

Siguiendo con el punto anterior, definiremos a continuación aspectos básicos que deberá tener nuestro producto para poder llegar a competir con el de nuestra competencia.

Debemos saber que hay ciertos aspectos que si que deberemos copiar de nuestra competencia, como es la calidad y el servicio. Hay ciertos aspectos que el simple hecho de no cumplirlos ya nos desplaza a un rango inferior que hace imposible una competencia sana de tú a tú.

A continuación destaco unos puntos que podemos tener en consideración al diseñar nuestro próximo producto teniendo como referencia al producto de nuestro competidor:

  • Hacer un producto con distinta forma. Si el trabaja con ángulos rectos, el nuestro tendrá que tener radios más redondeados.
  • Si nuestra competencia usa los mejores materiales, nosotros deberemos igual como mínimo para que sea el standard del mercado y entrar dentro de las opciones a escoger para el usuario/cliente.
  • La guerra de los números a veces puede ser una batalla perdida. Si por ejemplo el producto de nuestro competidor tiene 400W, el hecho de vender uno de 600W sin que el mercado lo necesite puede ser perjudicial en ciertos casos. A veces igualar y buscar otra mejora en el producto hará que la decisión del cliente final se decante hacia nuestro producto.

Conclusiones

Cada caso es único y singular, por lo que puede distintas alternativas y soluciones. Entender realmente el producto que tiene la competencia y lo que realmente queremos nosotros ofrecer nos ayudará a respondernos las dudas que tengamos para decidir que dirección tomar.

En el caso que tengáis alguna duda siempre nos podéis contactar y estaremos encantados de comentar vuestra idea de proyecto y como hacerla sobresalir respecto la competencia.

28 comments

  1. Hola, tengo una consulta , en mi pais (Peru) estamos vendiendo y distribuyendo una maceta de la cual nos inspiramos por modelos de internet , la creadora original indica que nos desea demandar porque robamos su diseño, a pesar de no ser igual, ya que hicimos diferencias para tener otro acabado, la creadora es de Europa me parece , no se si el pais de origen influira en algo , pero es posible que una demanda proceda en ese caso?

    1. Si el diseño lo tiene registrado, puede que lo tenga únicamente en Europa, pero dudo mucho que lo tenga registrado en Perú. Por lo que no habría ningún problema. Si no ejerce sus derechos en otros países se entiende que deja el diseño a dominio público.

      Un saludo!

  2. Me gustaría que me ayudaras con algo.
    hay un producto en ucrania que esta registrado y quisiera fabricarlo en ecuador teniendo en cuenta que voy hacerle algunos cambios diferenciativos en la calidad de la tela y en las curvas del hierro. ¿es posible esto?

    1. Si está únicamente registrado en Ucrania, la protección solo se ejerce en este país. En el resto, si no está registrado, queda de dominio público si ha pasado más de un año. Por lo que no habría problema. Lo único que no se puede vender en Ucrania.

      Un saludo!

  3. Hola!
    Primero, mil gracias por esta información.

    Quería pedir consejo: quisiera empezar un negocio de venta de libros vía Facebook que quizás acabe siendo una librería. La idea para el nombre coincide con una librería en Estados Unidos. Se puede tener un negocio con el mismo nombre? Si, por otro lado, quisiera ponerle el nombre de «The Mockingbird» pero existe ya «Mockingbird Bookshop», se considera plagio también?

    Muchas gracias

    1. Lo más seguro es que una empresa que trabaje únicamente en Estados Unidos lo tengan registrado solo allí. En este caso, se podría usar la marca en otro país. Es fácil consultar si una marca está registrada y en qué países. Pero en todo caso, si hubieses algún problema, primero avisan antes de que realicen cualquier acción legal.

      Sobre el ejemplo que comentas, es un poco complejo ya que se tendría que ver si la marca está registrada, la popularidad de la marca, etc. Si fuese «The Zara» o «Zara Fashion» es plagio. Si «Zara Fashion» fuese una empresa pequeña podrían hasta coexistir con «The Zara» con grafismos distintitos.

  4. Tengo un modelo de utilidad en la oepm en estudio.
    Tengo adjudicado un número de solicitud, estoy a la espera.
    Se envió dossier del mismo a empresas del sector afectado.
    Una de esas esta ya comercializando el producto exactamente como aparece en el dossier que se le envio.
    Esto es legal?
    Que puedo hacer para parar su fabricación?
    Que opciones tengo?

    Gracias anticipadas.

    1. Si la fabricación es posterior a la fecha de registro, puedes tomar acciones legales ya que prevale la fecha de registro del modelo de utilidad.

  5. El producto que quiero fabricar solo se vende en perú y quiero venderlo en México, que puedo hacer para que no incurra en algo ilegal. Y que tengo que hacer para protegerlo en Mexico, cual seria el procedimiento? Tengo que registrarlo antes de venderlo?

    1. Si ya se vende en el mercado, aunque sea en otro país, ya no lo puedes registrar. Queda en dominio público para los otros países que no se ha ejercido el derecho de propiedad industrial.

      Si la empresa de Perú no lo ha registrado en México, puedes fabricarlo y venderlo en México.

      1. Sergi, tengo un caso algo parecido a este.

        Si fabrico el producto en mi país y empiezo a comercializarlo, que tal un día las personas del otro país quieran venir a registrar su producto donde yo ya vengo fabricando y comercializando su mismo producto?

        1. Si lo fabricas durante un tiempo, y no lo registras, no hay ningún problema hasta este punto. Si más tarde viene en tu mismo país otro a fabricar y vender el mismo producto que el tuyo y además lo registra, no tendrá valor alguno su registro. Ya que este no es INÉDITO, ya existía antes de su registro tu producto.

          PERO… según la legislación de cada país, podría haber problemas si todo pasa dentro de un mismo año temporal. Por ejemplo, si tu lo fabricas y comercializas el 1/2/2021, y otro viene y lo registra el 1/11/2021, podría haber algún problema para poder alegar prioridad.

          Un saludo!

  6. Buenas noches. Por quedarme sin trabajo fabriqué un producto que venden para mascotas igual al que venden en una tienda grande en México. Aparte hice un diseño mío.
    Hice 50 de cada uno. Estoy desesperada por vender y lo he vendido entre gente de face. Mi producto es más caro porque los materiales son caros. El producto de la tienda de mascotas Gea de es chino pero parece que lo venden con una submarca de ellos mismos. Por favor me pueden orientar, no quiero tener problemas, puedo seguir vendiendo el diseño mío que no hay en ningún lado y terminarme el otro. Tengo entendido que patentar mi diseño dale xomo 20,000 pesos m.n. Obvio que lo estoy haciendo porque me quedé sin trabajo. Cómo patentar mi diseño y que hago para saber si está patentado el de la tienda grande . Ayuda 🙏🙏🙏🙏

    1. Buenas, disculpa la demora en responder.

      Si el producto ya existe en cualquier lugar del mundo desde hace más de un año, ya no lo puedes registrar en otro país. Queda como dominio público. Si el producto no está registrado el que comercializa la tienda de México, ningún problema.

      Un saludo!

  7. Acabo de hacer una patente de una marca con su logo. En uno de los casos que una empresa del mismo sector que el mío copia tanto el nombre o el logo, ¿Se puede denuncia? En caso de sí, ¿Qué le puede de denuncia?

    1. Si has ejercido tus derechos para proteger tu marca y productos, perfectamente puedes denunciar. Lo único que antes se avisa al infractor para que desista, y en caso contrario es tomar acciones legales.

      En el caso que así fuese, se puede solicitar por ejemplo indemnización por el daño a la marca y el perjuicio en número de ventas que has perdido.

  8. Si un producto es fabricado en Uk, y patentado en UK, con registro allí.
    Pero se vende a nivel internacional.
    Puedo fabricar algo igual o parecido y venderlo en España.
    He buscado en la web OEPM.es y no hay nada de ese producto, ni marca ni nada registrado en España.
    Es legal que yo fabrique algo igual?
    El problema surgió que iba a fabricarlo desconociendo que ya existía, me dedico a fabricar utilizando la misma materia prima y las mismas herramientas.
    En principio iba a fabricarlo para mi propio uso, pero vi el potencial.
    Y empecé a buscar información para diseños y demás y lo encontré en UK.
    Gracias.

    1. Puedes fabricar y vender el producto en cualquier sitio que no esté protegido. El lugar de fabricación no influye en el caso de producto acabado.

      Lo único que debe uno asegurarse es que no exista registro, modelo de utilidad o patente. Que no esté en la web de la OEPM no quiere decir que no esté registrado. Puede que el registro esté realizado a través de la EUIPO. Revisa allí a ver si lo encuentras. Si es así, quiere decir que está protegido en toda Europa.

      Un saludo!

  9. mi producto no existe o por lo que he investigado no lo he visto en redes. Y mi pregunta es, puedo crearlo ver si funciona y luego patentarlo?????. me podrian copiar la idea mientras lo vendo si antes no lo he patentado durante ese año??? puedo exigir daños si alguien lo crea durante el año que espero para ver si funciona??

    1. Si lo que se quiere proteger es el diseño y estética, se puede primero validar el producto al mercado para ver como funciona y luego registrar el diseño. Pero mientras no ejerzas tus derechos sobre la protección del producto, no puedes reclamar nada. Una vez tengas el registro hecho, entonces si.
      Si por el contrario, estamos hablando de una patente como tal (o modelo de utilidad) que protege la función, en este caso no puede salir al mercado antes de ser protegido.

      Espero que sirva de ayuda!

    1. Antes de empezar un procedimiento judicial, siempre avisan para que desistas de tus actividades con un plazo máximo. Si pasado el plazo, se persiste con la actividad, te pueden pedir daños y perjuicios por las «ventas que les has quitado» entre otros requerimientos.

  10. Buenos días, hay un producto registrado en mi país (accesorios para el cabello). Yo estoy confeccionando los mismos productos pero con material diferente (otra tela) y varía un poco la medida del producto. Tendría algún problema?
    Gracias por la respuesta.

    1. Los materiales o medidas no eluden los registros de diseño o patentes. En todo caso se tendría que ver si la competencia ejecutó sus derechos para proteger su producto.

      Un saludo!

  11. Buenas!
    En mi caso, he encontrado un producto que sólo se comercializa en EE. UU. y que tiene una patente registrada allí.
    Por un lado quería información sobre cómo hacer retroingeniería de un producto químico (contactar un laboratorio para que (re) cree producto) evitando que el laboratorio se quede con mi idea.
    Por otro lado, siendo que está patentado en EE.UU. y que no se comercializa en Europa, podría crear algo muy parecido y patentarlo en España/Europa?
    Basicamente soy un particular intentando entender el proceso de (re)crear un producto químico que no existe y sin nociones técnicas para hacerlo yo…. misión imposible?
    Mil gracias!

    1. Buenas Alicia, Si está registrado en EEUU y no en Europa, se entiende que no ejercen sus derechos sobre la invención sobre el territorio Europeo. Además si ha pasado el periodo de extensión de la patente Americana sobre el territorio Europeo, queda de dominio público en este último y permite su fabricación, pero no así su registro o patentabilidad, ya que no es inédito.

      Un saludo!

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